MARCAS CONTRA DOMINIOS. ¿QUÉ PREVALECE?
En el mundo actual y con el avance de las nuevas tecnologías, se dispararon los conflictos para aquellas empresas de “toda la vida” que tenían registrado su nombre comercial para distinguir su producto y comenzaron su andadura por Internet para darse a conocer en el mundo virtual.
Muchas marcas registradas se encontraron con la problemática que su nombre comercial “estaba ya cogido” en Internet. ¿Qué significa esto?. Simplemente que alguien está usando el mismo nombre de su marca en Internet y que lo ha registrado en este espacio virtual con anterioridad.
Pertenecen a ámbitos diversos, el físico contra el virtual, pero la coincidencia del nombre, impide que la empresa con marca registrada en el mundo “físico” pueda utilizar Internet, “mundo virtual”, como plataforma comercial para la difusión, publicidad y comercialización de sus productos o prestación de servicios.
Hay que distinguir distintas dos posibilidades:
1. El titular de la marca que comprueba que otra persona tiene un nombre de dominio que coincide o que es confundible con su marca pero ese tercero también es titular de esa marca (en otro país o en relación con otros productos o servicios).
2. El titular de la marca comprueba que otra persona tiene un nombre de dominio que coincide o que es confundible con su marca sin que ese tercero pueda alegar un derecho de marca sobre ese signo (en otro país para otro tipo de producto o servicio).
En el primer caso rigen los criterios de territorialidad y de especialidad.
Pero vamos a centrarnos en este artículo en el segundo supuesto donde rigen los criterios de adjudicación de las marcas y los nombres de dominio. El sistema para registrar nombres de dominio está regido por el principio «first to come, first to serve», es decir que es titular de un nombre el primero en registrarlo.
¿Tiene algún derecho el titular de la marca para proteger la misma contra los nombres de dominio de terceros?
¿Tienen alguna protección los titulares de nombres de dominio que lo han registrado de buena fe?
En primer lugar, deberíamos conocer si el titular de dominio es un legítimo internauta, que ha registrado el dominio de buena fe, y está haciendo uso del mismo en una actividad lícita. Es decir, que no tenía conocimiento previo de la existencia de esta marca y que no está intentando hacer negocio con la venta del dominio a la empresa en cuestión.
Existen numerosos casos de piratería donde se registra un dominio que coincida con una marca de un tercero y luego ofrecer el dominio en venta al titular de la marca. Esta conducta tiene persecución legal, tanto a nivel estatal como internacional, y podemos asegurar desde Firma10 Abogados, por nuestra experiencia en el ámbito de las Nuevas Tecnologías y del Derecho Penal, que estos casos de clara piratería (cyber piratería) en la actualidad se condenan siempre.
En el supuesto que no existiera mala fe por ninguna de las partes, debemos luchar por hacer coincidir el nombre de dominio con la marca registrada.
El registro de nombres de dominio se rige por su propia legislación nacional e internacional (en función del tipo de dominio) y no es competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Las empresas con este tipo de conflictos pueden iniciar acciones ante los Tribunales de Justicia (art. 34.3.e. Ley de Marcas), solicitando, entre otras medidas, el cese por parte del titular del nombre de dominio en la utilización de ese dominio, al coincidir y originar confusión con su marca. La demanda puede incluir la reclamación de daños y perjuicios ocasionados y obtener resolución para que el dominio vuelva a estar disponible en un mismo procedimiento.
También se puede hacer uso de los procedimientos administrativos de verificación y cancelación, Vía arbitraje OMPI/WIPO o ante Red.es si el nombre de dominio en cuestión incurre en alguna de las causas previstas a tal efecto. Su resolución es breve y vinculante y podremos conseguir la titularidad de dicho dominio aunque no podremos incluir gasto o perjuicio alguno.
En Firma10 Abogados aseguramos que todos los procedimientos de reclamación de dominio cumplan con los requisitos imprescindibles para que la demanda pueda prosperar o el arbitraje sea viable.
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Esta genial el aporte. Saludos.